В современном мире стремительно развивается информационное пространство, предоставляя все большие возможности для бизнеса. Однако в то же время появляются и новые методы недобросовестного извлечения прибыли.

В 2014 году для конкурса Научно-исследовательских работ студентов Российской государственной академии интеллектуальной собственности, студентами 2 курса юридического факультета Головниковой Т.Д., Лазаревой А.А. и Плотниковой И.О. была написана работа на тему: «Разработка практических рекомендаций по защите от сквоттинга в сфере интеллектуальной собственности».

Условно сквоттинг в сфере интеллектуальной собственности можно подразделить на:

1) сквоттинг в отношении доменных имен;

2) сквоттинг в отношении товарных знаков.

Киберсквоттинг (захват доменных имен), если давать определение в широком смысле, является захватом доменного имени – средства индивидуализации, не включенного в закрытый перечень охраняемых, согласно статьи 1225 части 4 Гражданского Кодекса РФ. Данное явление может выражаться как в регистрации доменного имени, частично сходного с уже зарегистрированным (с расчетом на допускаемые при наборе ошибки), так и тождественного по написанию с иным средством индивидуализации.

Захват товарных знаков заключается в регистрации на определенной территории товарного знака, ранее не зарегистрированного, с целью продажи его заинтересованным лицам.

В России при разрешении судебных споров, связанных со сквоттингом, первой инстанцией выступают Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, в качестве кассационной инстанции дела рассматривает Суд по интеллектуальным правам. Значительную долю в общем количестве рассмотренных составили дела об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительных прав на средства индивидуализации. Таким образом, проанализировав практику и статистику подачи жалоб в Суд по интеллектуальным правам, студенты сделали вывод, что, во-первых, несмотря на передачу компетенции по рассмотрению дел по киберсквоттингу и брендсквоттингу от Арбитражных судов округов Суду по интеллектуальным правам, общая практика рассмотрения таких дел практически не изменилась.

Во-вторых, Суд по интеллектуальным правам за время своего существования отменил двадцать семь судебных решений Арбитражных судов субъектов РФ и постановлений арбитражных апелляционных судов.

Кроме того, динамика поступления обращений в суд по обеим категориям дел в течение 6 месяцев работы отмечается заметным увеличением количества обращений в суд с декабря 2013 года.

В результате изучения нормативно-правовой базы и исследования судебной практики, студенты  смоделировали возможные варианты развития событий в случае столкновения с брендсквоттером, а также составлен перечень рекомендаций для защиты интересов законного правообладателя.

Распространенные случаи

Случай первый: если лицо, зарегистрировавшее товарный знак не подает судебного иска, предлагая выкупить права за определенную сумму денег.

    Вариант I. Разрешение спора путем обращения в Палату по патентным спорам ФИПС при Роспатенте. Предприниматель может обратиться в Палату по патентным спорам Федерального института промышленной собственности при Роспатенте с возражением против предоставления товарному знаку правовой охраны. Основанием для подачи такого иска служат обстоятельства, предусмотренные ч.2 ст.1512 ГК РФ.
    Вариант II. Разрешение спора путем обращения в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о пресечении  недобросовестной конкуренции. Антимонопольной службе придется доказать совокупность признаков недобросовестной  конкуренции, которые отражены в определении недобросовестной конкуренции, содержащемся в п.9 ст.4 ФЗ от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Случай второй: лицо, зарегистрировавшее товарный знак, подает иск о нарушении исключительных  прав предпринимателем. В данном случае, даже если предприниматель представит доказательства того, что исключительное право на товарный знак изначально не должно было предоставляться лицу, его зарегистрировавшему (т.е. неправомерности регистрации), суд оставит эти доказательства без рассмотрения, что прямо следует из п.62 Постановления Пленума ВС и ВАС РФ от 26.03.2009 N5/29. Следовательно, предпринимателю для защиты своих интересов необходимо добиться отмены судебного решения о нарушении исключительных прав на товарный знак. Сделать это можно путем аннулирования регистрации прав на товарный знак Патентным ведомством по приведенной для первого случая процедуре, вследствие чего подается заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам.

Случай третий. Если лицо, зарегистрировавшее товарный знак, подает иск о  незаконном использовании товарного знака. Одним из вариантов защиты интересов ответчика является норма о злоупотреблении  правом, тогда суд вынесет решение, согласно которому сквоттеру будет отказано в защите его исключительных прав на товарный знак. После отказа суда истцу следующим шагом ответчика (т.е. предпринимателя) будет обращение в Роспатент для подачи возражения  на предоставление охраны товарному знаку. И решением Роспатента прекращается  правовая охрана (в соответствии с п. 62-63 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ N5/29).

Теория и практика

Также студентами была проанализирована нормативно-правовая база и судебная практика, в результате чего были составлены возможный вариант развития событий и алгоритм действий в случае столкновения с киберсквоттером.

Предположим, стремительно развивающейся кампанией не зарегистрировано доменное имя. Но находится некое лицо, которое регистрирует доменное имя с целью последующей продажи этого имени данной компании или с целью причинения ей вреда.Неким лицом зарегистрировано доменное имя, в котором используется символьное обозначение, сходное с товарным знаком. Для обеспечения возможности реализации защиты исключительных прав через предъявление исковых требований, до судебного разбирательства Правообладатель вправе подать в организацию-регистратор заявление на установку досудебных ограничений на действия с доменным именем. Следующим действием правообладателя является обращение в федеральный арбитражный суд соответствующего субъекта с иском о защите исключительных прав на товарный знак. Иск о нарушении права на товарный знак в доменном имени должен быть предъявлен к администратору спорного домена (т.е. его владельцу), а не к регистратору. Чтобы получить право на доменное имя, в иске о нарушении права на товарный знак в доменном имени должно быть заявлено требование о запрете администратору домена (т.е. киберсквоттеру) использования товарного знака истца в доменном имени, также может быть заявлено одно из следующих:  о взыскании убытков или  о выплате компенсации.

Меры по противодействию

Подведя итоги, в рамках своей научно-исследовательской работы студенты предлагают следующий комплекс мер, который позволит свести к минимуму причиняемый добросовестным правообладателям ущерб.

•  Ведение активной просветительской деятельности – информирование заинтересованных лиц о существующей угрозе и возможных судебных и несудебных способах защиты законных интересов. Данная работа должна проводиться квалифицированными специалистами в области гражданского права. Выработанный студентами алгоритм действий, в свою очередь, может быть размещен на информационных ресурсах (сайтах, буклетах и т.д.) Роспатента и аккредитованных регистраторов доменных имен.

•  Консультирование добросовестных правообладателей на этапе регистрации товарных знаков по вопросам Мадридской системы (системы юридических процедур, которая упрощает процесс регистрации товарных знаков в ряде стран мира). Мадридская система имеет централизованное управление и позволяет через единую процедуру регистрации получить правовую защиту товарного знака сразу в нескольких странах, которые подписали Мадридское соглашение (около 90 государств, по желанию заявителя указанных в международной заявке). Такая регистрация является намного более эффективной, чем регистрация товарного знака в каждой из этих стран в отдельности – брендсквоттеры не смогут зарегистрировать на свое имя известные товарные знаки в крупнейших странах мира (Россия, Китай, США, Франция, Испания, Италия, Германия и т.д.) Такая деятельность, учитывая специфику и условия ее осуществления, должна осуществляться Федеральным органом по интеллектуальной собственности.

•  Использование защитного сквоттинга – регистрация самим правообладателем максимального количества сходных обозначений на свое имя, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны конкурентов, не вводить потребителей в заблуждение и не размывать бренд. Информирование о данной возможности должно осуществляться регистрирующей организацией на этапе регистрации. Несомненно, пропорционально количеству зарегистрированных обозначений возрастёт и размер оплаты за регистрацию, но в большинстве случаев это обойдется дешевле, чем выкуп «своего» доменного имени у киберсквоттеров. Данная рекомендация особенно актуальна для крупных компаний и организаций.  Однако необходимо учитывать, что  решение об использовании защитного сквоттинга принимается правообладателем добровольно, так как нигде не закреплен и не должен закрепляться обязательный порядок осуществления данной процедуры.

•  Повышение уровня подготовки специалистов в области правового регулирования вопросов интеллектуальной собственности. В большинстве случаев правообладатели не имеют достаточного объема знаний для защиты своих прав, и чаще всего самым простым для них выходом является «выкуп» доменов и товарных знаков у сквоттеров. В редких случаях данный выход можно назвать рациональным. Проведение курсов повышения квалификации для юристов, работающих в коммерческих и иных кампаниях, проведение квалификационных тестов и экзаменов, тренингов и конференций, круглых столов и семинаров – позволит значительно расширить эффективность правовой защиты.

Предотвратить сквоттинг полностью в условиях развития науки и техники невозможно, однако с ним можно и нужно бороться.